Patente europea de galvanización: el Tribunal Supremo condena solidariamente a la empresa cliente tras la notificación de la demanda

El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ha estimado parcialmente el recurso de casación de los demandantes en un litigio sobre infracción de patente europea. Condena solidariamente a la empresa cliente al pago de la indemnización por los actos de explotación realizados tras ser notificada de la demanda. El importe total no varía: se amplía el número de deudores solidarios.

Antecedentes: la patente europea y las partes del litigio

La patente europea en litigio protege una instalación para el depósito electrolítico de zinc y sus aleaciones sobre piezas metálicas. La titular y su licenciataria demandaron al fabricante de la instalación, a su filial española y a una empresa cliente. El procedimiento recorrió todas las instancias antes de resolverse.

Qué protege la patente europea en litigio

La patente europea protege una instalación para el depósito electrolítico de zinc sobre piezas metálicas. La controversia giraba en torno al elemento caracterizador D1 de su primera reivindicación: que «el separador está realizado en un material de poros abiertos». La instalación de las demandadas usaba una membrana cuya porosidad no derivaba del material en sí. Derivaba, en cambio, del entrelazamiento de fibras que, por su configuración, genera porosidad.

La interpretación de las reivindicaciones de la patente europea

El Tribunal Supremo confirma la interpretación de la Audiencia Provincial. Desestima con ello el recurso de las demandadas. Razona que la interpretación se ajusta al artículo 69.1 del Convenio de la patente europea y a su Protocolo Interpretativo. Este exige una posición intermedia: ni lectura estrictamente literal de las reivindicaciones, ni extensión subjetiva basada en lo que el titular habría querido proteger.

La descripción de la patente menciona membranas tejidas, sinterizadas o expandidas como ejemplos no exhaustivos. Ello permite incluir separadores cuya porosidad se obtiene por la configuración del material. No es necesario que derive de su naturaleza primaria.

La responsabilidad de la empresa cliente: punto central del recurso

La Audiencia Provincial había eximido de responsabilidad a la empresa cliente. Entendió que desconocía la infracción y había confiado en las garantías del fabricante. El Tribunal Supremo revisa este pronunciamiento y distingue dos regímenes.

Responsabilidad objetiva: quién es fabricante a efectos legales

El artículo 64.1 de la Ley de Patentes de 1986 establece responsabilidad objetiva. Afecta a quien fabrique o importe sin autorización del titular de la patente europea. El recurrente pretendía que la empresa cliente fuera considerada co-fabricante. Argumentaba que había encargado la instalación. El Tribunal rechaza este argumento. Encargar una instalación a un fabricante no convierte al cliente en fabricante a efectos legales.

Responsabilidad subjetiva: el momento en que nace la obligación de indemnizar

El artículo 64.2 de la misma Ley establece un régimen distinto. Afecta a quienes realicen otros actos de explotación. Responden si fueron advertidos de la infracción y requeridos para cesar. También responden si actuaron con culpa o negligencia.

El Tribunal declara que la empresa cliente fue notificada de la demanda judicial. En ella se identificaban con precisión la patente europea y los actos infractores. Desde ese momento, no puede ampararse en el desconocimiento. Cualquier acto de explotación continuado a partir de entonces genera responsabilidad indemnizatoria. En consecuencia, se la condena solidariamente junto a las otras demandadas. La condena abarca el periodo posterior a la notificación de la demanda.

Regalía hipotética y lucro cesante: dos pretensiones incompatibles

La licenciataria reclamaba una indemnización por lucro cesante. Lo hacía en paralelo a la regalía hipotética solicitada por la titular de la patente europea. El Tribunal confirma que ambas pretensiones no son acumulables. Una vez que el titular ha optado por la regalía hipotética, la licenciataria no puede reclamar adicionalmente su propio lucro cesante. Ello equivaldría a una doble indemnización por la misma infracción.

El fallo: condena solidaria parcial

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de las demandadas. Desestima también los recursos extraordinarios por infracción procesal de las demandantes. Estima parcialmente el recurso de casación de las demandantes en un único punto: la responsabilidad de la empresa cliente.

Se la condena solidariamente al pago de la indemnización. La condena se limita a los actos de explotación realizados tras la notificación de la demanda. El importe total de la indemnización no varía: sigue siendo la regalía hipotética ya fijada. Lo que se amplía es el número de deudores solidarios obligados a su pago.