El Tribunal Supremo confirma la denegación de una marca por la Oficina Española de Patentes y Marcas

El Tribunal Supremo ha confirmado la validez de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que denegó el registro de una marca denominativa compuesta por un nombre y apellido para distinguir bebidas alcohólicas. El Alto Tribunal considera que existía un riesgo de confusión con marcas anteriores registradas por una sociedad mercantil, y que la empresa oponente estaba legítimamente facultada para impugnar la solicitud, aunque la transmisión de las marcas no se hubiera inscrito aún en el registro de la OEPM.

Hechos probados

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro de una marca en la clase 33 (bebidas alcohólicas) al apreciar similitud denominativa con varias marcas prioritarias. El solicitante recurrió la resolución alegando que la coincidencia parcial en un apellido no generaba confusión suficiente entre los consumidores.

La Audiencia Provincial de Madrid, en única instancia, desestimó el recurso y confirmó la decisión administrativa. Entendió que la coincidencia del apellido —de carácter infrecuente— unida a la identidad de productos podía inducir al consumidor medio a error sobre el origen empresarial. Además, reconoció la legitimación de la sociedad oponente, que había adquirido las marcas anteriores tras una fusión por absorción.

Disconforme con esta decisión, el solicitante interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando dos motivos de infracción jurídica.

Motivos del recurso de casación

El recurso planteaba dos cuestiones principales:

1. Infracción del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, al considerar que la coincidencia parcial de un apellido no generaba riesgo de confusión.
2. Infracción del artículo 46.3 de la Ley de Marcas, al sostener que la transmisión de las marcas anteriores no era oponible al solicitante, ya que no estaba inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas en el momento de la oposición.

La casación frente a resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas

El Tribunal Supremo recordó que, conforme al artículo 477.1.II de la LEC, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 6/2023, son susceptibles de recurso de casación las sentencias dictadas en única instancia por las Audiencias Provinciales en materia de propiedad industrial, cuando resuelven recursos contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que agotan la vía administrativa.

El Alto Tribunal destacó que:

• El objeto del recurso es la sentencia judicial, no la resolución administrativa de la OEPM.
• El análisis se limita a infracciones de derecho sustantivo o procesal, sin revisar la valoración de los hechos.
• El propósito del recurso es garantizar la unidad interpretativa y aplicación uniforme del Derecho marcario.

Riesgo de confusión por homonimia parcial

El Tribunal Supremo rechazó el primer motivo de casación. Confirmó que la coincidencia parcial en un apellido, cuando se trata de un signo poco común y los productos son idénticos, puede generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recordó que el riesgo de confusión debe apreciarse de forma global, atendiendo a la impresión de conjunto que produce la marca en el consumidor medio (asuntos Sabel, Lloyd Schuhfabrik y Thomson Life).

En este caso, la Audiencia Provincial aplicó correctamente dicha doctrina y no vulneró el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, por lo que el Supremo avaló su interpretación.

Transmisión no inscrita y legitimación del oponente

El segundo motivo de casación cuestionaba la legitimación de la sociedad oponente al entender que no podía actuar en nombre del titular registral hasta que la fusión fuese inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El Tribunal Supremo desestimó esta alegación, señalando que:

• La fusión por absorción genera una sucesión universal, de modo que la sociedad absorbente adquiere automáticamente los derechos sobre las marcas, con independencia de su inscripción posterior.
• El artículo 46.3 de la Ley de Marcas solo limita la oponibilidad frente a terceros de buena fe, condición que no se cumplía, pues el solicitante conocía la operación de fusión.
• Por tanto, la sociedad oponente estaba plenamente legitimada para actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque la inscripción no se hubiera formalizado en ese momento.

Fallo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestima íntegramente el recurso de casación y confirma tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid como la resolución inicial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Además, impone las costas del recurso al recurrente y declara la pérdida del depósito constituido para su interposición, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 15.9 de la LOPJ.